Статья 1350 ГК РФ. Условия патентоспособности изобретения (действующая редакция)

1. Абзац 1 п. 1 статьи 1350 содержит указания на то, что в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продуктам или способам, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

К категории продуктов относится достаточно широкий круг объектов, в качестве примеров приведены лишь некоторые (устройство, вещество, штамм микроорганизмов, культура клеток или животных). Такой подход, не предусматривающий исчерпывающего перечня объектов, охраняемых в качестве изобретений, устраняет формальное препятствие для охраны объектов других видов, которые могут появиться в ходе развития науки и техники и будут техническими решениями, относящимися к продукту или способу. Так, имеется возможность патентной охраны программного обеспечения.

Если законодатель поясняет содержание категории "продукт" путем приведения ряда примеров, то категории "способ" он дает определение, которое исключает из охраняемых в качестве изобретений способы, не являющиеся процессом осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Особо следует подчеркнуть, что любой процесс представляет собой объект, характеризующийся протеканием во времени. Общим требованием к продуктам или способам, охраняемым в качестве изобретений, является технический характер предлагаемого решения. В свою очередь, технический характер решения подтверждается наличием технического результата, полученного при осуществлении или использовании изобретений. Как правило, для вывода о наличии или отсутствии технического результата проверяется формула изобретения, содержащая совокупность признаков, необходимых для получения такого результата. Поскольку в большинстве случаев искомый результат получают путем внесения изменений в известное средство, проверка формулы изобретения касается отличительных признаков. В большинстве случаев технический характер результата, с которым непосредственно связан конкретный признак, не вызывает сомнения.

В отличие от ранее действовавшей редакции п. 1 ст. 1350 в перечень технических решений, охраняемых в качестве изобретений, вновь включено применение продукта или способа по определенному назначению (ранее - по новому назначению).

Возможность их охраны ранее была предусмотрена в СССР Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях <1>, Законом СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" <2>, а также Патентным законом.

--------------------------------

<1> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 N 584 с последними изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров СССР от 09.01.1989 N 18 // Свод законов СССР. Т. 2. 1990. С. 78.

<2> Ведомости СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

Изобретение "на применение" является одним из видов изобретений и направлено, как и прочие изобретения, на создание нового средства удовлетворения общественных потребностей. Однако в отличие от изобретений иного вида, обеспечивающих создание этого средства путем разработки нового устройства, способа и т.д., изобретение "на применение" заключается в установлении возможности использования известного объекта в ином, неизвестном ранее качестве. К этой же категории относятся изобретения, состоящие в выявлении сферы практического использования известных, существующих в природе или искусственно полученных веществ, ранее не применявшихся в утилитарных целях. Тем самым расширяется арсенал практически пригодных средств.

Таким образом, применение по определенному назначению - специфический вид изобретений, отличающийся от прочих характером творческой деятельности изобретателя.

В законах ведущих промышленно развитых стран, за исключением США, отсутствует перечень видов охраняемых изобретений. Поэтому изобретения "на применение" в них не упомянуты. Однако охрана таких изобретений осуществляется, о чем свидетельствует административная и судебная практика. Эти законы сформировались в значительной степени под влиянием международных соглашений: Договор о патентной кооперации, Мюнхенская конвенция, Люксембургская конвенция. Приведенные международные акты также не содержат перечня видов изобретений, а ограничиваются лишь указанием требований, предъявляемых к патентоспособным изобретениям. Вместе с тем в инструктивно-методических материалах, регламентирующих проведение международной экспертизы по Договору о патентной кооперации, указывается на возможность охраны изобретений "на применение".

Так, например, в п. 5.12 Руководства по проведению международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации 2004 г. <1> разъясняется: "Существует только два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение)". Об этом же свидетельствует и существующая практика.

--------------------------------

<1> URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ispe.pdf.

Патентный закон США, претерпевший наименьшие изменения под влиянием процесса гармонизации национальных законодательств, содержит перечень видов охраняемых изобретений: любой, кто изобретет или откроет новые и полезные способ, машину, изделие или композицию вещества или новое и полезное их усовершенствование, может получить на них патент (§ 101). При этом термин "способ" означает процесс, прием или метод и включает новое использование известных способа, машины, изделия, композиции вещества или материала (§ 100). Следовательно, закон США прямо предусматривает охрану рассматриваемых изобретений. Однако формула изобретений в этом случае должна характеризовать в качестве объекта изобретения "способ".

Изобретения "на применение" отвечают всем требованиям патентоспособности. Процедура определения их охраноспособности подчиняется общим правилам. Однако в связи с их специфичностью механизм критериальной оценки имеет определенные особенности. Изобретение признается новым, если таковым является назначение применяемого объекта; соответствующим требованию изобретательского уровня, если возможность реализации объектом нового назначения не следует из его известных свойств, состава, структуры, конструктивного выполнения; соответствующим требованию промышленной применимости, если объект способен реализовать новое назначение.

2. В абзаце 2 п. 1 комментируемой статьи содержатся требования к изобретению, которым оно должно соответствовать для получения правовой охраны: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Перечисленные требования, или условия патентоспособности изобретения, полностью соответствуют требованиям п. 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС.

3. В абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи приведено условие новизны, которому должно соответствовать оцениваемое изобретение. На практике это означает, что в имеющемся уровне техники не выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения, включая характеристику его назначения. При этом оценивается наличие мировой новизны изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, законодатель не ограничил какими-либо территориальными рамками.

Наличие условия новизны заявленного изобретения делает невозможным предоставление правовой охраны техническим решениям, уже ставшим частью уровня техники как совокупности общедоступных сведений.

4. В абзаце 2 п. 2 статьи содержится условие изобретательского уровня, которому должно соответствовать оцениваемое изобретение. То есть новизна технического решения является необходимым, но недостаточным условием для его правовой охраны; от создателя нового изобретения требуется особое творчество, позволяющее специалисту при оценке технического решения сделать вывод о том, что оно не следует явным образом из уровня техники. При этом под специалистом в Кодексе понимается гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в конкретной области техники (общими знаниями в конкретной области техники считаются знания, основанные на информации, содержащейся в справочниках, монографиях, учебниках и т.п.), располагающее доступом ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники.

По оценке специалиста, изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

И наоборот, оцениваемое изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, когда не выявлены технические решения, имеющие признаки, которые совпадают с признаками, отличающими изобретение от наиболее близкого к нему известного из уровня техники решения, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на технический результат, на достижение которого направлено оцениваемое изобретение.

5. В абзаце 3 п. 2 комментируемой статьи дано определение понятия "уровень техники", используемого при установлении соответствия изобретения требованиям новизны и изобретательского уровня. Вполне естественно, что применение этого понятия никоим образом не связано с оценкой технического уровня, которого может достигнуть материальный объект, воплотивший в себе изобретение, по сравнению с известными объектами в той же области техники. Уровень техники составляет совокупность общедоступных сведений на определенную дату, в качестве которой выступает дата приоритета изобретения (см. комментарий к ст. 1381).

Следует особо подчеркнуть, что законодатель использует термин "общедоступность", а не "общеизвестность". Это означает, что определяющим является принципиальное наличие возможности у любого лица ознакомиться с информацией. Очевидно, что эта возможность никак не связана со степенью распространения той или иной информации, являющейся частью уровня техники. Поэтому при оценке общедоступности следует исходить лишь из возможности получить доступ к необходимой информации, не нарушая ограничений, установленных законодательством.

6. Абзац четвертый п. 2 комментируемой статьи содержит перечень дополнительных источников информации, включаемых в уровень техники при установлении новизны изобретения. Этот перечень полностью соответствует законодательству ведущих стран мира, предусматривающему публикацию сведений о поданных заявках на выдачу патента.

Вместе с тем нельзя не отметить, что впервые в перечень заявок, которые следует учитывать при установлении новизны изобретения, включены заявки на запатентованные промышленные образцы. Представляется, что такая новелла является излишней, поскольку, как известно, изобретение (полезная модель) описывается признаками, раскрывающими техническую сущность предлагаемого решения, а промышленный образец - признаками, характеризующими дизайн внешнего вида изделия. Нетрудно представить, что такие признаки вряд ли могут совпадать.

7. В отличие от запатентованных в Российской Федерации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении новизны только при условии, что они поданы другими лицами. Это является своеобразной льготой для заявителя более ранней заявки, позволяющей ему подать новую заявку, не испрашивая приоритет на основании п. п. 3 и 4 ст. 1381 ГК. Таким образом, заявителю не будет противопоставлена его собственная более ранняя заявка, тогда как для заявки другого лица на идентичное изобретение она бы была включена в уровень техники. Срок этой "льготы" связан с публикацией сведений о более ранней заявке. После такой публикации в соответствии с п. 1 ст. 1385 ГК заявка переходит в категорию общедоступных сведений. В случае если новая заявка будет подана после публикации сведений о более ранней заявке (и по истечении 6-месячного льготного периода с даты публикации - см. комментарий к п. 3 ст. 1350), содержащиеся в ней сведения могут быть противопоставлены новой заявке того же заявителя.

8. Включение в уровень техники заявок на изобретение, полезные модели и промышленные образцы с более ранним приоритетом только при условии, что с их документами вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 ГК или п. 2 ст. 1394 ГК, объясняется следующим: отсутствие права ознакомиться с документами заявки любого лица означает, что заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной до наступления срока публикации сведений о ней, либо выдача патента по заявке на полезную модель не состоялась в связи с тем, что она подана на не охраняемое в качестве полезной модели решение, либо заявка отозвана или признана отозванной. Такие заявки не должны быть препятствием для приобретения правовой охраны другими лицами.

9. Понятие "уровень техники" используется как при установлении новизны, так и при определении изобретательского уровня технического решения. Однако содержание этого понятия для указанных условий патентоспособности различно. В отношении условия изобретательского уровня "уровень техники" включает сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. В отношении условия новизны он дополнительно включает, во-первых, запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы при условии их раннего приоритета; такая формулировка позволяет считать, что к этой группе сведений относится то, что характеризует существо данных изобретений и полезных моделей, т.е. только информация, содержащаяся в их формулах; включение таких дополнительных сведений позволяет избежать двойного патентования; во-вторых, в уровень техники в отношении новизны включаются дополнительно заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с более ранним приоритетом, поданные в Российской Федерации другими лицами, с документами которых может ознакомиться любое лицо.

Пункт 3 ст. 1350 содержит положение о льготном периоде. Наличие этой нормы позволяет заявителю при соблюдении перечисленных в ней условий получить патент, несмотря на то что в уровень техники до даты приоритета изобретений включены сведения, достаточные для отрицания новизны или изобретательского уровня изобретения.

Это следующие условия:

указанные сведения исходят прямо или косвенно от автора изобретения или заявителя;

заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты, на которую эти сведения стали общедоступными.

Особо следует подчеркнуть, что комментируемая норма относится к льготе, ограничивающей перечень источников информации, включаемых в уровень техники при оценке новизны и изобретательского уровня изобретения, и не имеет никакого отношения к праву установления приоритета (см. комментарий к ст. 1381).

Более того, действие нормы о льготном периоде малоэффективно для заявок на изобретения, по которым испрашивается приоритет, более ранний, чем дата подачи заявки. Льготный период (период, в течение которого относящаяся к изобретению информация может быть раскрыта без опасности противопоставления ее данному изобретению) отсчитывается "назад" со дня подачи заявки, а не от даты приоритета изобретения. Если общедоступное раскрытие информации об изобретении, для которого испрашивается более ранний приоритет, имело место до даты приоритета, установленной на основании более ранней заявки или дополнительных материалов к ней, то для подачи новой заявки, испрашивающей более ранний приоритет, практически остается слишком малый срок, который составляет шесть месяцев минус период с раскрытия до дня подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней, на основании которых испрашивается приоритет.

В случаях же, когда общедоступное раскрытие информации об изобретении имело место после даты приоритета, установленной на основании более ранней заявки, информация, ставшая общедоступной после этой даты, не может быть ей противопоставлена независимо от существования нормы о льготном периоде.

Льготным периодом следует пользоваться в исключительных случаях, когда до подачи заявки на выдачу патента не удалось избежать общедоступного раскрытия информации об изобретении. Это обусловлено возможными негативными последствиями, поскольку после опубликования информации об изобретении третье лицо может подать заявку на него раньше лица, опубликовавшего информацию. Если последнее подаст заявку даже с использованием нормы о льготном периоде, то по ней может быть отказано в выдаче патента на основании имеющей более ранний приоритет заявки третьего лица. Хотя третье лицо не получит патента, так как ему будет противопоставлена указанная публикация, подачей заявки на тождественное изобретение оно сможет воспрепятствовать получению патента лицом, опубликовавшим информацию о своем изобретении.

Бремя доказывания факта наличия льготы, предоставляемой комментируемой нормой, лежит на заявителе. Это освобождает федеральный орган исполнительной власти от проведения какого-либо анализа выявленных в ходе экспертизы общедоступных источников, препятствующих выдаче патента, с точки зрения того, осуществлена ли их публикация самим автором или заявителем, а если публикация осуществлена другими лицами, то получена ли опубликованная ими информация от автора или заявителя.

Следует подчеркнуть, что в новой редакции п. 3 ст. 1350 дополнительно выделен один из видов раскрытия информации, относящейся к изобретению, а именно раскрытие в результате экспонирования изобретения на выставке, что представляется излишним.

В этом пункте речь идет о любом виде раскрытия информации.

10. Пункт 5 комментируемой статьи возвращает редакцию п. 2 ст. 4 Патентного закона, в которой говорится о том, что перечень объектов, которые вообще не относятся к изобретениям и поэтому не подлежат проверке на соответствие условиям патентоспособности изобретения, является открытым.

11. Пункт 4 комментируемой статьи устанавливает, что для соблюдения условия промышленной применимости достаточно, чтобы изобретение было пригодно для использования в какой-либо сфере человеческой деятельности. Соблюдение этого требования должно означать наличие в заявке технически корректного раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления и использования (что, в свою очередь, приводит к необходимости указывать на какое-либо утилитарное назначение изобретения). Практически такой подход согласуется с требованием раскрытия изобретения в описании как документе заявки (п. 2 ст. 1375 ГК).

Условие промышленной применимости не содержит требований целесообразности использования изобретения и наличия каких-либо преимуществ по сравнению с другими техническими решениями того же назначения.

12. Пункт 5 комментируемой статьи (в отличие от п. 2 ст. 4 Патентного закона) содержит перечень объектов, которые вообще не относятся к изобретениям и поэтому не подлежат проверке на соответствие условиям патентоспособности изобретения (в Патентном законе такому перечню предшествовали слова "в частности").

Таким образом, комментируемая статья содержит "позитивную" (п. 1) и "негативную" (п. 5) нормы об объектах, относящихся к изобретениям, что в целом дает основание руководствоваться обеими этими нормами при отнесении конкретных решений к техническим (как следствие, подлежащим экспертизе на соответствие условиям патентоспособности) либо нетехническим (как следствие, не являющимся изобретениями в соответствии с п. 5).

С учетом последнего абзаца п. 5 ст. 1350 заявленное решение должно относиться как таковое к числу нетехнических на основе анализа объекта в целом.

Такой анализ должен исключить возможность относить решения к нетехническим лишь на основании "нетехнического" характера их некоторых признаков и вместе с тем не должен препятствовать отнесению к нетехническим решений, которые лишь по форме представлены в виде технических.

Определяющую роль должен играть не столько характер признаков, сколько характер результата, создаваемого решением при его осуществлении и использовании, так как за счет формулировок признаков в "техническую" форму могут быть облечены заведомо нетехнические решения. Например, изложение заявленного решения, в действительности касающегося только внешнего вида изделия и направленного на удовлетворение эстетических потребностей, может иметь видимость технического, если в него включена полная техническая характеристика этого изделия для того, чтобы показать, к какому именно изделию относится предложенное решение.

В качестве условного решения можно привести предложение, заключающееся в размещении рекламной информации на корпусе шариковой авторучки. Такое предложение можно сформулировать как "шариковая авторучка, отличающаяся тем, что на ее корпусе размещена рекламная информация". Очевидно, что такое решение не может быть отнесено к изобретениям не потому, что отличительный признак имеет "нетехнический" характер, а потому, что при таком отличительном признаке предложение в целом не создает технического результата (результат заключается в получении информации, размещенной на корпусе авторучки) и не является техническим решением. Даже если рассмотренное предложение будет сформулировано по-другому, а именно как "способ рекламирования, отличающийся тем, что рекламную информацию размещают на корпусе авторучки", и отличительный признак будет иметь "технический" характер, достигаемый результат также не носит технического характера и предложение в целом не является техническим решением.

В пункте 6 комментируемой статьи перечислены решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений. Такие решения получают правовую охрану как самостоятельные результаты интеллектуальной деятельности, указанные в п. 1 ст. 1225 ГК.

В новой редакции абз. 2 п. 6 в отличие от старой редакции раскрыто, что такое биологический (в отличие от микробиологического) способ получения сортов растений, пород животных, который представляет собой хорошо известные специалистам скрещивание и отбор.